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Présenté par

Par Sarah Hébert-Tremblay, Johanne Auger.

Contrairement à d’autres actifs de propriété intellectuelle, comme les brevets et les droits d’auteur, les marques de commerce n’ont pas de date d’expiration au Canada, tant et aussi longtemps qu’elles sont employées. Ainsi, la valeur d’une marque peut perdurer, et souvent même croître au fil du temps, à condition que l’entreprise propriétaire ne laisse pas des tiers employer une marque identique ou similaire!

En effet, une entreprise propriétaire de marque qui laisserait d’autres entreprises œuvrant dans le même domaine employer des marques identiques ou similaires, verrait le caractère distinctif de sa marque se diluer dans le marché. Elle pourrait ainsi perdre les droits dans sa marque l’empêchant même de valablement intervenir à l’encontre de tiers employant une marque similaire, ce qui ne peut qu’affecter ses parts de marché et ses revenus. En effet, la marque de commerce agit comme un indicateur de la source des produits et services en liaison avec lesquels elle est employée. Cette source doit demeurer unique. Ainsi, si le consommateur venait à ne plus l’identifier à une seule source mais à une multitude, sa valeur serait perdue.

L’affaire Gentec c. Nuheara, 2022 FC 1715, illustre bien ce scénario. Dans cette affaire, Gentec détenait la marque IQ, enregistrée en liaison notamment avec des écouteurs et demandait à la Cour de reconnaître que la marque IQbuds de Nuheara employée en liaison avec des appareils auditifs, prêtait à confusion avec sa marque enregistrée.

Nuheara répondit à cette action en attaquant la validité de la marque de Gentec sur la base que la marque IQ était faible puisque de nombreuses marques similaires étaient employées en liaison avec des produits du domaine électronique. Nuheara appuyait principalement ses prétentions sur des exemples de produits commercialisés, dont des écouteurs, sous des marques comprenant le terme IQ au Canada, des articles où le terme IQ est utilisé de façon générique pour référer à des produits électroniques ainsi qu’une liste de marques et de noms commerciaux enregistrés dans le domaine des produits électroniques comprenant le terme IQ.

La Cour a jugé qu’il avait été démontré que la marque IQ n’était pas distinctive des produits de Gentec et que l’emploi généralisé du terme IQ a conduit à la perte de caractère distinctif de la marque; le terme étant devenu descriptif. L’enregistrement de Gentec pour la marque IQ a donc été déclaré invalide et a été radié.

Afin de préserver ses droits sur une marque et potentiellement dissuader son emploi par des tiers, il est recommandé de toujours l’identifier comme telle en utilisant les symboles reconnus, qui indiqueront que la marque en est une et qua sa propriété est revendiquée. On utilisera donc MC (marque de commerce) ou TM (trademark) pour les marques non enregistrées, en instance d’enregistrement ou même enregistrées alors que les symboles MD (marque déposée) ou ® (registered) ne doivent être employés que pour les marques enregistrées.

Toutefois, le maintien du caractère distinctif d’une marque de commerce et des droits en découlant ne peut être assuré que par une surveillance active du marché pour veiller à ce que la marque ou une marque similaire ne soit pas employée par des tiers. Dès qu’une marque problématique appartenant à un tiers est repérée en liaison avec le même type de produits et services dans le même territoire géographique, il est important de veiller à déterminer s’il y a lieu d’agir pour faire cesser l’emploi de cette marque et, si une demande d’enregistrement la concernant a été produite par un tiers, pour s’opposer à son enregistrement.

Un service de surveillance peut être mis en place, par l’entremise de notre équipe, afin de vous tenir informés de toute demande d’enregistrement pour une marque identique ou similaire produite par des tiers au Canada de même que dans toutes les autres juridictions d’intérêt.

L'équipe de BCF Avocats d'affaires en propriété intellectuelle se fera un plaisir de vous accompagner dans l’élaboration d’une stratégie de protection et de surveillance de vos marques de commerce au Canada et à l’international.